Valuación de la marca en los procesos concursales

Por Augusto H.L.Arduino y Angel Héctor Azeves
(Publicado en EL DERECHO, 13 de julio de 2007)



SUMARIO: 1. LOS DERECHOS INTELECTUALES. 2. CARACTERIZACION DE LAS MARCAS. 3. EL INFORME GENERAL DE LA SINDICATURA, LA VALUACIÓN DE LOS INTANGIBLES.3.1. EL INFORME GENERAL. 3.2. LA CUESTIÓN DE LOS INTANGIBLES.3.2.1. REFERENCIAS DOCTRINARIAS PREVIAS A LA LEY 25589. 3.2.2. NORMAS VIGENTES. 4. IMPORTANCIA DE LA CUESTIÓN. PROYECCIONES. 5. LA MARCA. SU VALUACIÓN. 6. NUESTRA OPINIÓN

1. LOS DERECHOS INTELECTUALES.

Para buena parte de la doctrina al referirnos a derechos intelectuales, no sólo abordamos la temática de los derechos de autor, legislados por la ley 11723, sino también a los que tienen por objeto los inventos, las marcas y los diseños y modelos industriales y de utilidad.[1]

Es, además, la denominación que utilizan diversos autores como VITOLO[2], PAPAÑO[3], MOLINARIO[4], SATANOWSKY[5] o BORDA[6].

CHALOUPKA entiende que las creaciones del ingenio humano se vierten en una de las dos siguientes categorías: a) la de las producciones literarias, artísticas y científicas y, b) la de las invenciones que resuelven dificultades técnicas en el ámbito industrial.[7]

De la primera categoría propuesta por CHALOUPKA se ocupa el llamado derecho autoral, intelectual o de copyright; de la segunda se ocupan las patentes que se encargan de la protección de los inventos.

Conexos a estos aparecen las marcas que este autor juzga de naturaleza no estrictamente creativa.

Pero lo cierto es que la denominación derechos intelectuales comprende a un conjunto de normas que regulan a:

a) Las patentes, estando dado el marco normativo por del Decreto 260/96 que establece el texto ordenado de la ley 24.481, con las reformas de la le 24.572. Unido ello a la ley 24.425, por la cual se aprueba el tratado que pone fin a la Ronda Uruguay del GATT y crea la Organización Mundial del Comercio (OMC).[8][9]

b) Los modelos de utilidad a los que PAPAÑO, citando a POLI, define como el “instituto que tutela inventos consistentes en la nueva forma de un objeto de uso práctico que mejora funcionalmente a este”[10]

Explicando este autor que no guarda el modelo de utilidad una diferencia esencial con las patentes de invención, ya que ambas figuras se refieren a creaciones técnicas, es decir, a inventos.

De ahí, que explica PAPAÑO que la ley 24.481 legisle ambas categorías conjuntamente, caracterizándolas como inventos.[11]

c) Los modelos y diseños industriales. La doctrina ha reconocido diversas definiciones para caracterizarlos. PHILIPÓN[12] dice que dibujo de fábrica es todo dibujo que incorporado a un objeto cualquiera, aumenta su encanto sin cambiar su destino ni acrecentar su utilidad, en tanto que el “modelo de fábrica” se desarrolla y se contorna en el espacio, mientras que el primero se traza sobre una superficie plana.

La ley 11.723 en su artículo 1 menciona entre las obras protegidas a los “modelos y obras de arte o ciencias aplicadas al comercio o a la industria”. Explica PAPAÑO que salvo que pueda determinarse la naturaleza artística o científica del modelo protegido por esta ley, se duda frente a esta disposición cuál es el ámbito propio del derecho de autor y del amparado por el Decreto Ley 6673/63.[13]

d) Los derechos intelectuales cuya regulación se plasma en la ley 11.723[14].

e) Las marcas y designaciones. OTAMENDI[15] indica que el marco normativo de las marcas se encuentra dado por el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), aprobado por la ley 24.425; la Convención de Montevideo sobre Marcas de Fábrica y Comercio de 1889; el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, artículos 1 a 12 del Acta de Lisboa, aprobado por ley 17.011 y artículo 13 in fine del Acta de Estocolmo, aprobado por ley 22.195; la ley 22362 de Marcas y Designaciones; la ley 24.664 que protege los símbolos y designaciones olímpicas; el Decreto 2.976/1893 que prohíbe el registro de los distintivos de la Cruz Roja; el Decreto 42.366/1934 que prohíbe en su artículo 1º “a toda asociación o entidad particular el uso de la expresión “Nacional” en su nombre o denominación y en los documentos que expida o con cualquier otro motivo”; el decreto 7.243/1961 que prohíbe el uso de la palabra INTERPOL y del emblema de la Organización Internacional de Policía Criminal con fines que no correspondan a la de la labor de la Policía Federal como representante de aquella Organización; el Decreto 558/1981 reglamentario de la ley 22.362; el Decreto 753/2000 que reglamenta el uso y prohíbe el registro como marca del nombre, sigla y emblema logotipo del MERCOSUR; el decreto 97/2001, que prohíbe el registro como marcas, solos o formando parte de las mismas de los términos “ecológico, biológica u orgánico, eco o bio”; y las normas que regulan el ejercicio de Agentes de la propiedad Industrial (Decretos 4.066/1932,5296/1938, 24.797/1945 y 3.775/1946).

En este trabajo examinaremos la valuación de las marcas en los procesos concursales, teniendo en consideración que las marcas, patentes, modelos y diseños industriales constituyen para el empresario, bienes inmateriales de los que se vale para la explotación de su empresa.[16]

2. CARACTERIZACION DE LAS MARCAS.

Diversas definiciones han ensayado los autores para caracterizar a las marcas.

PAPAÑO[17] reseña diversas definiciones propuestas comenzando por la de PUILLET que entiende que la definición más justa de la marca es aquella que alude a sus funciones, como un medio efectivo de garantizar el origen o simplemente la procedencia de las mercaderías, cualquiera sea el lugar y las personas en cuyo poder ellas se encuentren, porque representa una seguridad para el consumidor y para el fabricante y confiere al producto marcado, su individualidad.

Prosigue señalando la definición de BREUER MORENO quien expresa que la marca es el signo característico con que el industrial, comerciante o agricultor distingue los productos de su industria, comercio o explotación agrícola.

DI GULGLIEMO –citado por PAPAÑO- define a la marca como el signo nominativo o emblemático que, símbolo de los productos o mercancías a los que distingue, está llamado a atraer y conservar una clientela y a evitar que el público sea engañado.

OTAMENDI[18] define a la marca diciendo que es el signo que distingue un producto de otro o un servicio de otro. Esta definición se compadece – a nuestro entender- con nuestro sistema legal ya que el artículo 1º de la ley 22.362 determina como condición de registrabilidad de una marca que se trate de un signo con capacidad distintiva.

En esta línea de pensamiento GALGANO explica que la marca es el signo distintivo que los empresarios pueden colocar y que de ordinario colocan, sobre los productos que ponen a la venta.[19]

VITOLO las caracteriza diciendo que la marca es un bien inmaterial destinado a distinguir un producto de otro, y que otorga a su titular un derecho absoluto de uso y a oponerse a su supresión del producto.[20]

ETCHEVERRY expresa “que la marca es un nombre o signo distintivo de un producto o servicio; la designación lo es de una actividad”[21]

Finalmente GARRIGUES señala que la marca es el signo diferenciador de las mercaderías que se fabrican o se venden, o de los servicios que se prestan por una empresa.[22]

3. EL INFORME GENERAL DE LA SINDICATURA, LA VALORACIÓN DE LOS INTANGIBLES.

3.1. EL INFORME GENERAL

FERNÁNDEZ MADRID enseña que el informe general tiene suma importancia en el resultado del concurso preventivo y del acuerdo a que se arribe. Es una guía para los acreedores respecto a la conducta pasada, presente y futura del deudor, sobre las vicisitudes económicas y financieras de sus negocios, y sobre las posibilidades de cumplimiento que tendrá la propuesta de acuerdo.[23]

A lo que debemos añadir con ARGERI que el informe general es elaborado por un funcionario especializado (contador público) que si bien no constituye prueba plena de sus conclusiones, sino simples indicios sujetos a la valoración del juez, debe ser completo y específico.[24]

3.2. LA CUESTIÓN DE LOS INTANGIBLES.

3.2.1. REFERENCIAS DOCTRINARIAS PREVIAS A LA LEY 25589.

Entre los aspectos que debe desarrollar el informe general figura la composición detallada del activo y el pasivo, debiendo estimarse los valores probables de realización de cada rubro del primero.

Durante la vigencia de la ley 19551 QUINTANA FERREYRA predicaba que también había que incluir en el informe, como bienes susceptibles de apreciación económica, las patentes, los contratos de licencias, convenciones sobre el “know how” y el valor llave.[25]

En el ámbito de la valoración de los intangibles también cabe recordar las contribuciones de CHAVES y PAHLEN ACUÑA quienes presentaron, a las XVI Jornadas Universitarias de Contabilidad, organizadas por la Facultad de Ciencias Económicas de la de la Universidad Nacional del Nordeste, en octubre de 1995, un trabajo titulado Valor llave: un estigma contable que debería ser borrado y que obtuvo el premio “Dr. Héctor R. Bértora”.Sobre la base dicho trabajo publicaron un estudio denominado Valor llave. Un enfoque actual.

En dicho estudio analizaron, desde la perspectiva de la llave, cuestiones que inciden en la normativa vigente como ser los conceptos de llave creada o auto generada, el costo de generación de la llave, amortización de la llave entre otros aspectos.[26]

3.2.2. NORMAS VIGENTES.

La ley 25.589, modificó el contenido del informe general, estableciendo en el inciso 2) del artículo 39 que el informe debe expresar la composición actualizada y detallada del activo, con estimación de los valores probables de realización de cada rubro, incluyendo intangibles.

ALEGRIA se interroga sobre que significa incluir los intangibles y el porqué de su inclusión. Explica que los valores inmateriales normalmente no figuran en los balances o estados contables de la empresa, porque la técnica contable dispone que el intangible o valor inmaterial que se produjo o que es consecuencia de la actuación misma de la empresa, tiene valor cero en el balance. Y ejemplifica este autor con los casos de marcas de propia producción, el nombre comercial, el valor llave cuando surgen de la propia actividad de la empresa. Por el contrario si se lo compró a un tercero figura por el valor de compra.[27]

MARTORELL[28], en la actualización de la obra de CÁMARA, explica que en lo que hace a la valuación de los intangibles, ésta ha desatado una singular problemática debido a las normas técnicas dictadas por los consejos profesionales.

En este sentido NEDEL[29] cita que los bienes inmateriales, denominados “activos intangibles” en la RT 9 FACPCE están definidos como “aquellos representativos de franquicias, privilegios u otros similares…que no son bienes tangibles ni derechos contra terceros, y que expresan un valor cuya existencia depende de la posibilidad futura de producir ingresos”.

Como ya hemos expuesto el valor de adquisición de intangibles es registrable cuando ha sido efectivamente pagado, pero no se permite la registración del valor de los activos auto generados.

4. IMPORTANCIA DE LA CUESTIÓN. PROYECCIONES.

La valoración de los intangibles, a nuestro modo de ver, tiene significativa importancia en relación a las marcas, su transferencia y valoración.

Las marcas pueden ser transferidas como lo es cualquier derecho.[30] Al igual que las patentes, el nombre comercial o los modelos o diseños industriales constituyen para el empresario bienes inmateriales de los que se vale para la explotación de su empresa.

En opinión de VITOLO estos bienes inmateriales son transferibles a título hereditario (ab intestato o testamentario) o por actos entre vivos.[31]

En nuestra opinión corresponde distinguir dos supuestos básicos referidos a la transferencia de la marca –entre vivos- de propiedad de un concursado:

a) La transferencia singular de una marca.
Entendemos aplicables en tal caso las disposiciones del artículo 6 de la ley 22.362 que dispone que la transferencia de la marca registrada es válida respecto de terceros, una vez inscripta en el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial.
Des
de el punto de vista de los resguardos formales no se requiere hacerlo por escritura pública, bastando la firma certificada ante escribano público del cedente solamente.[32]
Encontrándose en concurso preventivo el cedente entendemos que se debe requerir la previa autorización del tribunal en los términos del artículo 16 de la ley 24522.
Y en este caso al emitir opinión el síndico (artículo 16, ley 24522) deberá valorar al intangible, entre otros aspectos, a fin de determinar la conveniencia de la propuesta de transferencia onerosa requerida por el concursado. De igual modo el juez deberá ponderar la solicitud de autorización y cotejarla con el valor estimado del intangible, para admitir o desestimar la autorización de venta.[33]

b) La marca integrativa de un fondo de comercio.
La ley 11.867 considera como elemento integrativo del fondo de comercio a la marca. Así declara elementos constitutivos de un establecimiento comercial o fondo de comercio, a los efectos de su transmisión por cualquier título: las instalaciones, existencias en mercaderías, nombre y enseña comercial, la clientela, el derecho al local, las patentes de invención, las marcas de fábrica, los dibujos y modelos industriales, las distinciones honoríficas y todos los demás derechos derivados de la propiedad comercial e industrial o artística
No obstante la ley refiere a las marcas de fábricas, juzgamos comprendidas también las de comercio y servicios.[34]
La ley 22.362 establece en su artículo 7 que la cesión o venta del fondo de comercio comprende la de la marca, salvo estipulación en contrario.
Conforme enseña ZUNINO[35] es esta la consecuencia aplicable a todos los elementos del fondo por integrar la universalidad del artículo 1 de la ley 11.867.
Transferido el establecimiento – explica ZUNINO- si nada se dice en el contrato con respecto a la marca, no ha de suponerse por este silencio sumado a la falta de inscripción, que la misma no integra la universalidad vendida; para que esto ocurra debe mediar pacto expreso. Es por otra parte lo que claramente señala el artículo 7 de la ley 22.362, lo que permite abonar la tesis de que resulta posible transferir la marca sin el fondo o bien transferir este con reserva expresa de la marca.[36]
También en este supuesto adquiere importancia la valoración de los intangibles que integren el fondo de comercio.

5. LA MARCA. SU VALUACIÓN.

Conforme expone NEDEL el problema que presentan estos bienes es su valuación, “así si se trata de bienes inmateriales producidos por la misma empresa (auto generados), como podrían ser “marcas”, “nombre comercial”, “llave”, en tanto son el resultado de la propia actividad no figuran en los Estados Contables, por lo que técnicamente poseen un “valor cero”

Lo expuesto deriva en la paradoja que, aún cuando uno de estos bienes pueda constituir uno de los principales activos aunque ello no se refleja en los estados contables. Junyent Bas y Molina Sandoval sostienen que “en cierto modo y bajo el pretexto de impedir especulaciones en tal sentido, se vulnera el principio de realidad que debe reinar en las anotaciones contables”

En este sentido cabe recordar la opinión de CHAVES y PAHLEN ACUÑA[37] quienes señalan que “las normas profesionales y la doctrina han estigmatizado, sistemáticamente, la contabilización de la llave autogenerada” lo cual en mayor amplitud es extensible a los intangibles, en general.

Respecto de las marcas adquiridas NEDEL[38], siguiendo a WAINSTEIN, distingue la situación de estas en cuanto a su valoración según se trate de una empresa en marcha o en liquidación. En el primer supuesto sugiere considerar el costo de adquisición ajustado por inflación, considerándose el valor de utilización económica para determinar probables previsiones por desvalorización y puede valuarse al valor neto de realización se éste resulta mayor.

Estando en liquidación la determinación del valor resultará de tasaciones de peritos independientes y eventualmente de ofertas de terceros.

6. NUESTRA OPINIÓN
En nuestra opinión para la valuación que se efectúe de una marca en los procesos concursales cabe tener en consideración los siguientes supuestos:

a) De acuerdo a las pautas prevalecientes los valores inmateriales normalmente no figuran en los balances o estados contables de la empresa, porque la técnica contable dispone que el intangible o valor inmaterial que se produjo o que es consecuencia de la actuación misma de la empresa, tiene valor cero en el balance. Por ende no aparecerán – o no debieran aparecer- los intangibles auto generados en la información contable que proporciona el concursado (artículo 11, inciso 3, ley 24522) o el quebrado voluntario (artículo 86, ley 24522)

b) Por el contrario si se lo compró a un tercero figurará por el valor de compra en las documentaciones contables que presente el deudor concursado.

c)En el caso de que el concursado solicite autorización de venta de una marca o de un fondo de comercio que posea una como elemento integrativo, en los términos del artículo 16 de la ley 24522, el síndico deberá expedirse sobre el valor que atribuye a la marca a fin de ilustrar al juez para que este decida la conveniencia o no de autorizar dicha enajenación. En dicho caso tratándose de una marca adquirida, y por ende registrada en la documentación contable del deudor por el valor de compra, esta será una pauta valiosa, pero no la única que deberá ponderar el síndico para determinar el valor de la marca.
En efecto si bien el precio de compra de la marca no autogenerada es un indicador de su valor, no debería descartarse ponderar y cuantificar el posible valor de mercado de dicha marca en función de la clientela que consume los productos o servicios que ella identifica, su penetración en el mercado, antigüedad y prestigio, entre otros factores, que no resultan exclusivamente del valor de adquisición, reflejada en libros, de la marca.

d)Al expedir el síndico el informe general previsto por el artículo 39, inciso 2, debe determinar el valor probable de realización. De lo dicho se infiere que el valor que figura en libros refiere a un dato del pasado, el que se pagó por la adquisición de la marca que si bien puede ser repotenciado o actualizado no es e único elemento a tener en cuenta para la valuación de la marca, aquí precisamente se le solicita al síndico estime el valor probable de su realización, en donde este no puede ceñirse exclusivamente al valor registrado de adquisición, sino que debe ponderar los factores antes expuestos que no resultan exclusivamente de los estados contables del deudor.
Creemos que como dice GRISPO al analizar el informe general la información y el análisis que realice el síndico no debe basarse únicamente en las constancias y documentación presentadas en el concurso, deberá si considerarlos como punto de partida[39] sobre todo si consideramos que el inciso 2 del artículo 39 de la ley 24522 refleja el valor de realización para el supuesto de una quiebra liquidativa.
No debe dejar de destacarse que también el juez deberá acudir – no de modo vinculante- a lo informado por el deudor respecto de sus activos, incluyendo los intangibles, y por el síndico en el informe general para estimar prudencialmente el activo, a los fines de la regulación de honorarios en la oportunidad prevista por los artículos 265 inciso 1 y 266 de la ley 24522.

e)De producirse liquidación de la marca por quiebra de su titular, ésta, como principio general será liquidada de acuerdo a las pautas y prioridades establecidas por el artículo 204, es decir, primero tomando a la empresa como unidad, luego la enajenación en conjunto de los bienes que integren el establecimiento del fallido y por último la enajenación singular de todos o parte de los bienes.
En tal caso si bien el valor de adquisición de la marca puede servir de base para determinar los valores iniciales mínimos de realización (base fijada por el juez o condiciones que deba reunir la oferta), no es menos cierto que será el oferente quien termine determinando el valor de adquisición pagando el precio que estime justo atribuir a la marca liquidada y para ello creemos no sólo ponderara los valores originarios de adquisición de la marca por parte del quebrado, sino que también valuara otros aspectos como ser la penetración en el mercado, antigüedad de la marca o hasta la posibilidad de adquirirla para no utilizarla, pero si para evitar que otro competidor en el mercado la adquiera en la quiebra y la use en competencia con la suya.

f) Finalmente, y como cuestión conexa, debe tenerse presente que la marca tiene una protección temporal. La ley 22.362 se enrola en el denominado sistema atributivo. Así resulta de los términos del artículo 4 que predica que la propiedad de una marca y la exclusividad de uso se obtienen con su registración.
Cabe considerar que en el derecho comparado existen tres sistemas en cuanto al nacimiento del derecho sobre la marca: el sistema declarativo, el sistema atributivo y el sistema mixto o de la consolidación del derecho.
Conferido el derecho exclusivo de uso de la marca por su registración, surge para su titular la posibilidad de excluir a otros en el uso de la marca.
La marca debidamente registrada genera una propiedad, y como tal, puede disponer de ella su titular transfiriéndola o licenciándola a terceros a título gratuito u oneroso.
La marca registrada goza de una protección de diez años, pudiendo ser menor su duración si se extingue por nulidad[40], caducidad o renuncia.
La renovación es indefinida por periodos iguales si la misma fue utilizada, dentro de los cinco años previos a cada vencimiento, en la comercialización de un producto, en la prestación de un servicio, o como parte de la designación de una actividad.
Estos límites temporales son importantes en la hipótesis de quiebra pues si el proceso liquidativo se demora, es probable que de no actuar diligentemente la sindicatura en la defensa y eventual liquidación oportuna, se perjudiquen los derechos que confiere la marca y el interés de los acreedores en el producido de su realización como activo intangible.[41]

[1] PAPAÑO, Ricardo José, Acción reivindicatoria y propiedad intelectual, Buenos Aires, Astrea, 2006, p. 25.
VITOLO, Daniel Roque, Contratos Comerciales, Buenos Aires, Ad Hoc, 1993, p. 590.
[2] VITOLO, Daniel Roque, Contratos Comerciales, Buenos Aires, Ad Hoc, 1993
[3]PAPAÑO, Ricardo José, Acción reivindicatoria y propiedad intelectual, Buenos Aires, Astrea, 2006.
[4] MOLINARIO, Alberto D. De las relaciones reales, Buenos Aires, La Ley, 1965; Derecho patrimonial y derecho real, Buenos Aires, La Ley, 1965.
[5] SATANOWSKY, Isidoro, Derecho Intelectual, T.I, Buenos Aires, TEA, 1954.
[6] BORDA, Guillermo A., Tratado de Derecho Civil. Derechos reales, Buenos Aires, Perrot, 1975.
[7] CHALOUPKA, Pedro, La propiedad de las ideas, Derechos Intelectuales Nº 3, Buenos Aires, Astrea, 1988, p. 50.
[8] PAPAÑO, ob.cit. p.35
[9] También puede consultarse sobre el marco normativo ROZANSKI, Félix, Nueva legislación argentina de patentes de invención, en Derechos Intelectuales Nº 7, Buenos Aires, Astrea, 1996, p. 124.
[10] PAPAÑO, ob.cit. p.39
[11] El artículo 2º de la ley 24.481 dice que la titularidad del invento se acreditará con el otorgamiento de los siguientes títulos de propiedad industrial: a) patentes de invención, y b) certificados de modelo de utilidad.
[12] Citado por PAPAÑO, ob.cit. p. 51
[13] Una importante contribución para la delimitación aportan KEMELMAJER DE CARLUCCI, Aída y PUERTA DE CHACÓN, Alicia, Registro de Modelos y Diseños Industriales, Derechos Intelectuales Nº 3, Buenos Aires, Astrea, 1988, p. 148.
[14] Algunas normas que refieren a la temática y que complementan el marco normativo son: El decreto reglamentario de la ley 11723 Nº 41.233/34; el decreto Nº 71.180/40 de devolución de obras inéditas en “custodia”; el depósito en custodia decreto Nº 31.964/39; el depósito del cuarto ejemplar Decreto 3.079/57, las Licencias Obligatorias Decreto 1155/58; la declaración de obras juradas de los editores Decreto 16.697/59; el ISBN Ley 22.399; la ley de fomento del libro y la lectura 25446; la ley de defensa de la actividad librera 25.542; el Tratado de Montevideo sobre propiedad Literaria y Artística ratificado por ley 3.192; la Convención Internacional Americana sobre propiedad literaria y artística, ratificada por ley 13.585; la Convención Interamericana sobre derecho de autor de la obras literarias, científicas y artísticas, ratificada por ley 14.186; el Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas, ratificado por ley 25.140 el Convenio estableciendo la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, ratificado por ley 22.195; el acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual, ratificado por ley 24.25 y el Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor, ratificado por ley 25.140, entre otras disposiciones.
[15] OTAMENDI, Jorge, Derecho de Marcas, Quinta edición, Lexis Nexis, Buenos Aires, 2003, p. 24
[16] VITOLO, ob.cit. p 591
[17] PAPAÑO, Ricardo José, ACCIÓN REIVINDICATORIA Y PROPIEDAD INTELECTUAL, Astrea, Buenos Aires, 2006, p.42
[18] OTAMENDI, ob. cit. p.7
[19] GALGANO, Derecho Comercial, Volumen I, Editorial Temis S.A., Santa Fe de Bogotá, Colombia, 1999, p. 155
[20] VITOLO, Daniel Roque, Contratos Comerciales, Bueno Aires, Ad Hoc, 1993, p. 590
[21] ETCHEVERRY, Raúl Aníbal, Derecho Comercial y Económico, Buenos Aires, Astrea, 1987, p.549.
[22] GARRIGUES, Joaquín, Curso de Derecho Mercantil, T.I, Editorial Temis, Bogotá, Colombia, 1987, p.250
[23] FERNANDEZ MADRID, Juan Carlos, Código de Comercio comentado, T.III, Errepar, Buenos Aires, 2000, p.2283.
[24] ARGERI, Saúl A., La quiebra y demás procesos concursales, T.1, La Plata, Editora Platense, 1972, p.310
[25] QUINTANA FERREYRA, Francisco, Concursos Ley 19551, comentada, anotada y concordada, T.1, Buenos Aires, editorial Astrea, 1985, p.461.
[26] CHAVES, Osvaldo A. y PAHLEN ACUÑA, Valor Llave. Un enfoque actual, Buenos Aires, Ediciones Macchi, 1996.
[27] ALEGRÍA, Héctor, Nueva reforma a la ley de concursos y quiebras (Ley 25.589), La Ley, 2002-D-1055
[28] MARTORELL, Ernesto E. en El concurso preventivo y la quiebra, actualización de la obra de Héctor CAMARA, T.II, Buenos Aires, Lexis Nexis, p. 27, nota 36.
[29] NEDEL, Oscar, Ley de concursos y quiebras, Buenos Aires, La Ley, 2006, p. 203.
[30] OTAMENDI, ob.cit. p.145. De acuerdo a la Disposición Nº 132/96 DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL la solicitud de inscripción de transferencias de derechos sobre marcas de productos o de servicios, de patentes de invención, de modelos de utilidad y de modelos y diseños industriales, regidos por las Leyes 22.362, 24.481 y su modificatoria 24.572, y por el Decreto-Ley 6.673/63 ratificado por la Ley 16.478, se formalizará por medio del formulario tipo que se ha establecido a tal fin, con sus datos completos, número previsional y posición ante la AFIP, no admitiéndose el ingreso de ninguna solicitud sin la constancia del pago de los aranceles que correspondan de conformidad a lo establecido en el Anexo III del Decreto 260/96, salvo que la exención hubiese sido dispuesta por otras leyes.

La documentación acreditante de transferencias, renuncias o cualquier otro acto de disposición sobre los derechos enunciados en el artículo l° de dicha disposición deberá contener los siguientes recaudos:

a) Cuando el acto haya pasado por instrumento público se acompañará el respectivo testimonio, debidamente legalizado si hubiese sido otorgado en distinta jurisdicción.

b) Cuando el acto hubiese sido formalizado por instrumento privado, las firmas de las partes deberán hallarse autenticadas por ante escribano público, con las legalizaciones que correspondieren. Los firmantes que actuaren por un derecho que no es el propio, deberán acreditar, por medio de certificación notarial o judicial, la representación que invoquen y que se encuentran debidamente facultados para la realización del acto. EI escribano interviniente deberá dar fe que se han “acreditado las facultades suficientes", con detalle de los documentos habilitantes para ello, que ha tenido a la vista.

c) Cuando el acto se hubiese celebrado en el extranjero su forma se regirá por las leyes del país en el que se hubiera otorgado, pero el documento en el que se instrumente deberá contener la certificación de las firmas, carácter y facultades de los intervinientes, así como las legalizaciones pertinentes, salvo que tratados internacionales o convenios bilaterales o de integración liberen tal requisito. Cuando corresponda, deberá acompañarse traducción del documento en las condiciones requeridas por el articulo 28 del Decreto 1759/72 T.O. 1991.

Las partes podrán autorizar a un tercero, en el mismo cuerpo del documento, a correr con el trámite de inscripción, facultándolo a suscribir formularios, contestar vistas, acompañar y retirar documentación, y todo otro mero trámite tendiente a la conclusión del procedimiento.

Cuando la transferencia se opere como consecuencia de la venta del fondo de comercio, del que la marca, patente, modelo de utilidad o diseño o modelo industrial forme parte, la misma deberá justificarse mediante el documento que acredite la respectiva inscripción en el Registro Público de Comercio (Ley 11.867).

Cuando la transferencia se efectúe por causa de muerte, no se tomará razón de la misma sin orden expresa del Juez interviniente en la sucesión del titular del derecho que se
transmite. Deberán consignarse los datos de los herederos, sus partes indivisas y el autorizado a suscribir el formulario.

No se admitirá la transmisión de derechos en favor de entes a los que las leyes no les asignen personalidad jurídica, tales como las sucesiones, la sociedad conyugal, las sociedades de hecho, las sociedades irregularmente constituidas y las sociedades en formación.

En el supuesto previsto por el articulo 38 de la Ley de Sociedades Comerciales 19.550 y sus modificatorias, la anotación preventiva se practicará siempre que se acompañe el contrato social y se reúnan los siguientes requisitos:

a)Que el mismo cumpla con los recaudos establecidos en el articulo 3 de la disposición referida.

b) Que el titular del bien, integre la sociedad y transmita el dominio como aporte de capital.

c) Se deberá acompañar constancia de la iniciación del trámite de inscripción ante la Inspección General de Justicia u organismo registral equivalente.

En las solicitudes de inscripción de transferencias por actos entre vivos deberá mencionarse el acto jurídico que la motiva y, de tratarse de una cesión a titulo oneroso, el precio. Cuando el transmitente del derecho fuese una persona física, deberá acreditarse, en forma fehaciente, el consentimiento exigido por el art. 1.277 del Código Civil.

[31] VITOLO, ob.cit. p.591
[32] OTAMENDI, ob.cit. p 145.
[33] Apuntamos que el artículo 16 de la ley 24522 ha merecido diversas observaciones, entre ellas, las siguientes:
a) Respecto de los actos que excedan de la administración ordinaria del giro comercial y su reglamentación en el artículo 16 vigente CONIL PAZ señala que “esta disposición se inspira, como su antecedente (artículo 18, ley 19551) en la ley fascista de 1942 (art. 167). Como ella, nuestro actual artículo 16, elude definirla. Prefiere sólo enunciar ciertos actos: todo lo relacionado con bienes registrables, disposición y locación de fondos de comercio, emisión de debentures con garantía especial o flotante, constitución de prenda.”
Prosigue exponiendo que “Como puede advertirse ambas normas, modelo y símil, pretenden que la administración se atenga exclusiva y excluyentemente a la conservación y mantenimiento del patrimonio del deudor concursad. Actos de administración serán, entonces, aquellos que combinen los fines de la gestión empresaria con la integridad patrimonial.” Para concluir señalando que “el legislador se introduce, peligrosamente, en la esencia misma de la actividad, caracterizada por el propósito de lucro, riesgo mediante, por la posición prevalerte que otorga la propiedad de los medios de producción. Ese balanceo entre la acción del empresario y una tuitiva intervención legislativa es la nota saliente de nuestro sistema concursal, donde resulta fácil advertir las ilusiones publicistas del modelo totalitario de 1942.”
“Es por eso que interesa poco que el acto propuesto por el concursado sea desde el punto de vista de gestión económica exitoso, pues este no será quién, en definitiva, lo decida, función reservada a ciertos funcionarios estatales: el síndico y el juez. Ellos determinaran la utilidad y necesidad del acto” CONIL PAZ, Alberto, Concurso preventivo y actos de administración, La Ley 1998-A,1
b)DI TULLIO, respecto del artículo 16 vigente, expone que:”La parte final-actos que no excedan la administración ordinaria del giro comercial-, ampliando indefinidamente el campo con ribetes desdibujados, constituirá germen de controversias.”
“Además, la fórmula es objetable, al referirse únicamente a”los actos que excedan la administración del giro comercial” dejando de lado los otros bienes que constituyen la fortuna particular que también integran el patrimonio como prenda común de los acreedores: es decir el concursado podrá enajenar las obras de arte, pinacoteca, etc., de su residencia sin cortapisa alguna, ya que no integran el “giro comercial” DI TULLIO, Jorge Antonio, en El concurso preventivo y la quiebra, T.I., Cámara Héctor, actualización bajo la dirección de Ernesto E. Martorell, Lexis Nexis, Buenos Aires, 2002, p. 512
[34] PAPAÑO explica que las marcas de servicios constituyen una relativa novedad, pareja con el gran desarrollo que en los últimos tiempos ha tenido la actividad vinculada con ellos. La posibilidad de su registro se ha viabilizado con la sanción de la ley 22.362 y su reglamentación, que adoptó la clasificación internacional consistente en clases 1 a 34 para los productos y clases 35 a 45 para los servicios. PAPAÑO, ob.cit. p. 45
[35] ZUNINO, Jorge O. Fondo de Comercio, Régimen legal de su transferencia, Buenos Aires, Astrea, segunda reimpresión, 1993, p. 152
[36] ZUNINO, ob.cit. p.154.
[37] CHAVES y PAHLEN ACUÑA, ob.cit. p. 29
[38] NEDEL, ob.cit. p.39
[39] GRISPO, Jorge Daniel, Tratado sobre la ley de concursos y quiebras, Ley 24522, T.I AD HOC, Buenos Aires, 1997, p.599.
[40] De acuerdo a nuestro sistema normativo el derecho de propiedad de una marca se extingue: a) por renuncia de su titular, b) por vencimiento del término de vigencia sin que se renueve el registro, c)por la declaración judicial de nulidad o de caducidad del registro.
Son nulas las marcas registradas en contravención a lo dispuesto por la ley marcaria, las solicitadas por quien, al solicitar el registro, conocía o debía conocer que ella pertenecía a un tercero o aquellas para su comercialización, por quien desarrolla como actividad habitual el registro de marcas a tal efecto. La acción de nulidad se prescribe a los diez años.
Se declarará la caducidad, a pedido de parte, de la marca que no hubiera sido utilizada en el país, dentro de los cinco años previos a la fecha de iniciación de la acción, salvo que mediaren causas de fuerza mayor. No caduca la marca registrada y no utilizada en una marca registrada y no utilizada en una clase, si la misma marca fue utilizada en la comercialización de un producto o en la prestación de un servicio incluidos en otras clases, o si ella forma parte de la designación de una actividad.
[41] En una acción judicial en la que se persigue que se declare infundada cierta oposición para registrar una marca, con fundamento: a)En el vencimiento del plazo de registración y la falta de renovación del registro de la marca del fallido reclamado, b) La imposibilidad de pretender el monopolio sobre el uso de una letra con protección marcaria y c) La inconfundibilidad de los signos, resulta improcedente – tal como aconteció en el caso- que el pretensor alegue que la falencia del defendido (integrante del Grupo “Greco” le impide tener un interés legítimo para oponerse al registro de aquella. Ello pues, la noción de interés legítimo insita en la ley 22362 debe interpretarse en forma amplia (Conf. CNFED Civ. Com. Sala III, 30.12.98 IN RE “URIBURU MIGUEL PIO C/ CORPORACIÓN ARGENTINA DE PRODUCTORES DE CARNE) aunque el accionado – por su estado falencial quizá no haga uso inmediato de la marca, ello integra el activo de la quiebra, cuyo patrimonio es prenda común de los acreedores, y el proceso concursal no se instituye únicamente en beneficio de estos, sino del comercio en general, con repercusiones en el orden público. Por ende el reclamado tiene interés legítimo suficiente para impedir que su marca sea usufructuada en mengua de los derechos de los acreedores de la masa. Lo transcripto corresponde a la causa PEÑAFLOR S.A. C/ BODEGAS Y VIÑEDOS TALACASTO S.A. S/ QUIEBRA S/ ORD. Cámara Comercial Sala B, 30/08/99.